Danos em caso de violação de marca são presumidos? Nova decisão do STJ corrobora com a pacificação do tema

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Recentemente foi proferida nova decisão pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1.674.375/SP), sobre a possibilidade de os danos causados pelo uso indevido de marca alheia registrada serem presumidos ou não.

Em breve síntese, trata-se de ação de abstenção de uso de marca c/c reparação por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 01.12.2008 por um instituto de oncologia em face de um instituto odontológico que usava a mesma sigla da Autora, à qual possui registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Em sede da 1ª Instância, foi entendido pelo Juízo que, como as partes desempenham atividades distintas, a Ré (instituto odontológico) poderia usar, sem violar qualquer direito do recorrido a sigla utilizada pela Autora (instituto de oncologia) para identificação de suas atividades.

Já em sede de 2ª Instância, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconheceu “a ocorrência de violação ao direito de uso exclusivo de marca registrada, tendo assinalado que sua utilização concomitante por ambas as empresas pode causar confusão no público consumidor e desvio de clientela. ” visto que as partes atuam em áreas similares, tendo as empresas semelhante objeto social, podendo o uso da mesma marca provocar confusão perante os consumidores.

Desta forma, proferiu Acórdão no sentido de “julgar procedente o pedido inicial, determinando que a Ré se abstenha de usar, reproduzir ou imitar, por qualquer meio, a marca da Autora ou equivalente, sob pena de incidir em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e julgar […] procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença e morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Interposto Recurso Especial, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem, tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual foi convertido em Recurso Especial, a relatora do mesmo, Ministra Nancy Andrighi, entendeu que:

i) O uso de marcas de terceiros sem prévia autorização de seu titular é vedado pela Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), por força do artigo 129, que assegura o direito de uso exclusivo em todo o território nacional;

ii) É delimitada a esfera de proteção conferida pelo registro da marca no artigo 131, o qual especifica que ela abrange, também, seu uso em papéis, impressos, propagandas e documentos relativos à atividade do titular;

iii) Aduz que, sobre as infrações a direitos de propriedade industrial, sobretudo quando se trata de direito de uso exclusivo de marca, a Turma julgadora tem entendido que a reparação dos danos, tanto patrimoniais quanto extrapatrimoniais, não está condicionada à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do direito (REsp 1.661.176/MG, DJe 10/04/2017 e REsp 1.535.668/SP, DJe 26/09/2016);

iv) Entende que“a Lei nº 9.279/96, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos, não exige, para fins indenizatórios, comprovação dos prejuízos sofridos ou do dolo do agente. ”

A referida decisão somente corrobora com o entendimento que está sendo pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca de serem presumidos os danos sofridos pela utilização indevida de marca registrada.

Sendo certo que há outras decisões neste sentido, como por exemplo, o REsp 1.411.143/PR no qual o Relator Ministro Marco Buzzi dá provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos à origem, para que o valor devido em razão da violação da propriedade industrial seja apurado em liquidação de sentença, utilizando-se como base em sua decisão, o voto apresentado no REsp 1.422.871/SP pelo Ministro Relator Luis Felipe Salomão “Tratando-se de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como o desvio de clientela e a confusão entre as empresas.”

Denota-se, portanto, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está sendo pacificado no sentido de que, a reparação dos danos, tanto patrimoniais quanto extrapatrimoniais, não está condicionada à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do direito.

Por fim, cabe ser aberto um parênteses no assunto e ser mencionado um fato interessante contido no Acórdão do STJ, no qual a Relatora Ministra Nancy Andrighi, o qual me chamou a atenção e aduz que:

“Chama atenção, ademais, que o próprio recorrente, na oportunidade em que apresentou oposição ao pedido de registro da marca efetuado pelo recorrido perante o INPI – muito embora adote, em suas razões recursais, a tese de que o uso da expressão é insuscetível de causar confusão nos consumidores -, foi expresso ao afirmar in verbis: como se verifica, é impossível a convivência pacífica entre as marcas em confronto no mercado, uma vez que a possibilidade de confusão entre elas é evidente.”

Desta forma, percebe-se que o fato relatado acima, foi um fator que reforçou as argumentações da Autora em seus pedidos inicias, dificultando assim a defesa da Ré, logo, há de ser prestado atenção pelos operadores do direito quando de suas petições.

Advogado Autor do Comentário: Fábio Cosentino

Manchete: Indenização pelo uso indevido de marca exclusiva não exige prova de prejuízo

Fonte: https://www.conjur.com.br/2017-nov-27/indenizacao-uso-marca-exclusiva-nao-exige-prova-prejuizo

“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”
“If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.”