A utilização do Teste 360º no litígio existente entre as marcas “DUVEL” e “DEUCE”.

Recentemente foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a Ação Ordinária movida por DUVEL MOORTGAT, titular da marca registrada “DUVEL”, em face de CERVIO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA – EPP, titular do pedido de registro da marca “DEUCE”, objetivando principalmente:

i) a abstenção do uso do trade dress utilizado na cerveja “DEUCE”, bem como para que cesse qualquer uso de apresentação visual ou sinal ou de qualquer outro elemento visual que imite ou reproduza, integral, parcialmente ou com acréscimo, os elementos da marca “DUVEL”, devendo, ainda, abster-se de promover ou divulgar, por qualquer meio, o sinal “DEUCE” e sua apresentação visual ou sinais semelhantes a “DUVEL”, sob pena de condenação em multa diária;

ii) a condenação ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da contrafação e da prática de concorrência desleal;

iii) a condenação ao pagamento de danos morais.

Em 1º Grau, foi proferida sentença pelo Juiz, a qual julgou parcialmente procedente a ação para:

i) confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida, sendo acrescentado àquela decisão que além das modificações no rótulo efetivadas no curso do feito, o Réu deverá promover a mudança no estilo gótico e da cor vermelha na formatação gráfica do nome “DEUCE”;

ii) condenar o Réu a indenizar a Autora por danos materiais e morais.

Interposto o Recurso de Apelação pela empresa CERVIO, este foi conhecido, porém, seu provimento foi negado visto o entendimento do Desembargador Relator no sentido de que:

i) Ao serem analisadas as marcas “DUVEL” e “DEUCE” e os documentos acostados aos autos, conclui-se a clara ocorrência de usurpação da identidade visual, salientando-se que o pedido de registro da marca Ré é posterior ao registro da Autora;

ii) Ainda que não se possa vislumbrar uma confusão direta, percebe-se a possibilidade de confusão por associação, por interesse inicial e no pós-venda, ante a similaridade dos elementos visuais e trade dress (conjunto-imagem) quando vistos em seu conjunto, mormente ao serem analisados o tipo de letra, o layout do rótulo, mesmas cores (branca e vermelha), mesmo significado do nome quando traduzido ao português – diabo, o formato da garrafa, ambas são do tipo “golden ale” e de origem belga. Certo é que a análise do conjuto-imagem das duas embalagens é capaz de causar associação das marcas em disputa. Mesmo após a modificação do rótulo, a semelhança persiste, não sendo suficiente a afastar a confusão. Isso porque daria a entender ser uma variação de uma mesma cerveja.

iii) Pela análise do caso concreto, observa-se que os rótulos são quase idênticos, bem como sua composição, e na ocasião, antes das alterações supervenientes, sequer havia diferença na cor de fundo da logomarca da Ré, permitindo que esta auferisse clientes que seriam levados a adquirir seus produtos em virtude do prestígio da marca da Autora, aproveitando-se de elementos empresariais alheios; caracterizando a chamada “concorrência desleal”;

iv) Outro ponto a ser considerado é o de que o sócio da Ré se aproveitou do fato de ter sido importador da cerveja da Requerente, em momento anterior, e assim passou “a importar cerveja – de outro fornecedor belga e colocou no mercado nacional produto com o nítido’ propósito de se aproveitar da notoriedade e sucesso da marca da Autora, eis que engarrafando a cerveja em recipiente semelhante e criando rótulo que também se assemelha ao da Apelada. Quanto a esse ponto, a parte Apelante alega que as cervejas belgas são, em regra, engarrafadas em recipientes idênticos por todas as concorrentes, não havendo qualquer tentativa de aproveitamento do sucesso da Apelante, além de os rótulos serem diferentes. Tais alegações seriam melhor analisadas através de prova testemunhal.

Feito este breve resumo do caso, há de ser mencionado um fato interessante, qual seja, a utilização pelo Juiz sentenciante e mencionado no voto do Desembargador Relator acerca do critério de julgamento chamado de “Teste 360º”, visto que não houve a produção de prova pericial nos autos.

Neste teste, são analisados por 7 critérios os parâmetros criados pela doutrina para a aplicação do artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96).

De forma resumida, os critérios utilizados são:

a) Grau de grau de distintividade intrínseca da marca;

b) Grau de semelhança das marcas, sob o aspecto gráfico, fonético e ideológico;

c) Legitimidade e fama do suposto infrator;

d) Tempo de convivência das marcas no mercado;

e) Espécies de produtos;

f) Grau de atenção do público alvo;

g) Diluição.

Afirma ainda o relator que tal critério vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e pelo próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Ainda cabe recurso a Apelante para a definição do caso.

Advogado Autor do Comentário: Fábio Cosentino

Manchete: TJ-RJ determina que cerveja carioca mude seu rótulo por copiar marca belga

Fonte: http://www.conjur.com.br/2017-set-22/tj-rj-determina-cerveja-mude-rotulo-copiar-marca-belga

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