Negado pedido de anulação da marca Ryder registrada no Brasil

Em recente decisão proferida pelo Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RESP nº 1306335/RJ (2011/0183925-1), com relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em decisão unânime, negou pedido de anulação de registro de marca feito contra empresa de locação de veículos com nome Ryder.

Este caso consolida entendimento da Corte Superior, pelo qual é imprescritível a ação de nulidade de registro de marca obtida pela má-fé, nos termos do artigo 6 bis (3) da Convenção da União de Paris (CUP) de 1883, da qual o Brasil é signatário, não há prazo prescricional para anulação de registro de marcas quando reconhecida a má-fé da conduta.

Resta, portanto, necessária a comprovação que o titular do registro de marca anulando obteve o título por meio de artificio ardil, ilegal, para que o aparato judicial determine a sua anulação.

Trata-se de importante decisão, pois a jurisprudência consolidada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Rio de Janeiro, possuía entendimento que esta disposição não poderia ter sido recepcionada por nossa legislação, pois não coadunava com nosso ordenamento jurídico.

De mais a mais, outro aspecto de grande relevância contido na decisão é aquele que trata sobre o reconhecimento da notoriedade da marca para aplicação das disposições dadas pela Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial, para afastar os interessados em registrar marcas de terceiros famosas no exterior.

O ministro relator destacou entendimento da sentença e também do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) sobre inexistência de prova de notoriedade da marca no Brasil à época do registro, ou seja, é necessário se comprovar a notoriedade no país há época do pedido de registro, para que seja alegada a hipótese, nas palavras do Ministro:

“Verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão – inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro – pois, repita-se, limita a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ”, disse o ministro.

Desta forma, através deste recente julgado, verificamos a confirmação da possibilidade de ser aplicado o artigo 6 bis (3) da Convenção da União de Paris (CUP) de 1883, bem como consolida-se o entendimento de ser comprovada a notoriedade da marca em nosso país para alegar infração à legislação nacional para deferimento do registro efetivado por terceiro.

Manchete: Recente decisão do STJ se consolida a imprescritibilidade para anulação de registro de marca, desde que comprovada a má-fé.

Advogado Autor do Comentário: Pedro Zardo Junior é advogado sênior da Peduti Sociedade de Advogados.

Fonte: http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Negado-pedido-de-anula%C3%A7%C3%A3o-da-marca-Ryder-registrada-no-Brasil