A tentativa forçada da diluição da marca GOOGLE perante os Tribunais Norte Americanos

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Em breve síntese, trata-se de um caso no qual dois empresários americanos (David Elliott e Chris Gillespie) objetivam registrar 763 nomes de domínios incluindo a palavra “google”, como por exemplo, “GoogleDonaldTrump.com” etc.

Processados pela Google, o caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos da América, na qual ainda não houve julgamento.

Segundo alegações feitas pelos empresários, “Google não pode ser mais uma marca comercial, porque a palavra ‘google’ se tornou sinônimo na linguagem popular de pesquisar na Internet. As pessoas usam o verbo ‘google’ para se referir à pesquisa em qualquer mecanismo de busca na Internet”.

Ocorre que até o momento, eles não estão logrando êxito nesta demanda, visto que o Tribunal já entendeu que “Uma marca só sofre genericídio quando o nome se torna um definidor exclusivo, ficando difícil para os concorrentes competirem, a não ser que usem o tal termo.”

Ao meu ver, há uma clara tentativa de forçar uma diluição perante a marca GOOGLE, logo, diante deste cenário, faz-se interessante realizar uma breve comparação do entendimento do Tribunal Norte Americano com as decisões de nosso Superior Tribunal de Justiça.

Ao titular do registro de marca é garantido o direito de uso exclusivo da mesma em todo o território nacional, podendo este se opor a terceiros, a fim de garantir a integridade de sua marca, conforme previsto no artigo 129 e 130 de nossa Lei da Propriedade Industrial – LPI – Lei nº 9.279/96.

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
I – ceder seu registro ou pedido de registro;
II – licenciar seu uso;
III – zelar pela sua integridade material ou reputação.”

Logo a fim de evitar que a marca acabe se tornando uma expressão utilizada por terceiros, há a necessidade de seu titular de exercer seu direito de exclusividade, zelando assim pela sua integridade material ou reputação.

Porém, há casos em que a marca faz tamanho sucesso, que acaba por substituir o nome original do produto e/ou serviço, deixando de deter sua função principal, ou seja, a distintividade, assim como sua função social baseada no interesse social e econômico do País, visto que concorrentes ficam de mãos atadas caso não possam apresentar seus produtos ao mercado, com os nomes que são conhecidos pelo público.

Nesta hipótese podemos dizer que a marca encontra-se diluída no mercado, não podendo mais ser exclusiva de seu titular, eis, a marca incorporou-se ao vocabulário comum perante o público consumidor, sendo reconhecida como o produto e/ou serviço em si e não mais como o signo distintivo, desta forma deve arcar com o ônus de conviver com as demais existentes no mercado.

Sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o uso da expressão “DEGUSTA”:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 314.803 – RJ (2013/0064834-9) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE : PRIME PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA ADVOGADO : CARLOS GRUENBAUM LEMOS – RJ112349 AGRAVADO : MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PROCURADOR : FÁBIO CARDOSO PEREIRA E OUTRO (S) DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/1973, art. 544) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 691/694). O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 595/596): EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA POR MAIORIA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM RELAÇÃO ÀS MARCAS “DEGUSTA” e “DEGUSTA RIO”. RECURSO DA EMPRESA AUTORA, A FIM DE MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, DETERMINANDO A ABSTENÇÃO PELA RÉ DE UTILIZAÇÃO DA MARCA OBJETO DA LIDE. RECURSO QUE NÃO PROSPERA. OBSERVA-SE QUE A PALAVRA “DEGUSTA” CONSTITUI VOCÁBULO DE USO COMUM NA SEARA DA CULINÁRIA E GASTRONOMIA. COM EFEITO, O VOCÁBULO OU EXPRESSÃO, QUANDO GENÉRICO, DE USO COMUM, OU VULGAR É INCAPAZ DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 650/669), fundamentado no art. 105, III, alínea a, da CF, a recorrente alegou existência de concorrência desleal por utilização de expressão capaz de causar confusão no público consumidor, em desacordo com os arts. 2º, III, IV e V, 129, 130, III, 189, I, e 195, III e V, da Lei n. 9.279/1996. Considerou necessário o ressarcimento pelo uso indevido do nome. No agravo (e-STJ fls. 698/709), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial. O recorrido não apresentou contraminuta (e-STJ fl. 712). É o relatório. Decido. O recurso especial e o agravo foram interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, motivo por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). A respeito da concorrência desleal, a Turma julgadora assim se posicionou (e-STJ fls. 644/645): Pelo detido exame dos autos, verifica-se que a empresa autora obteve o registro das marcas “Degusta Rio” e “Degusta” junto ao órgão competente, conforme fls. 490/492, anterior ao evento impugnado de 2006, denominado “Degusta Búzios Sabores do Mar”. Deve-se, contudo, analisar a amplitude da proteção às marcas registradas pela empresa autora. Conforme anteriormente explicitado, a marca é um sinal distintivo visual, para distinguir um serviço de outro. Observa-se que a palavra “degusta” constitui vocábulo de uso comum na seara da culinária e gastronomia. Com efeito, o vocábulo ou expressão, quando genérico, de uso comum, ou vulgar é incapaz de conferir exclusividade. As marcas “Degusta” e “Degusta Rio” tornam possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, como no caso em exame: “Degusta Búzios Sabores do Mar”, não havendo que se falar, portanto, em exclusividade. O entendimento com relação ao vocábulo de uso comum está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Anote-se: COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas – não sujeitas a registro – das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.315.621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME FANTASIA E NOME EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE. VOCÁBULO DE USO COMUM. 1. O Tribunal a quo manifestou-se acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. Não cabe alegação de violação do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da recorrente. Precedentes. 2. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 58 e 175 da Lei 9.279/96; 33 e 34 da Lei 8.934/94; 129 e 130, III, da Lei 9.279/96, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ. 3. É vedada a esta Corte apreciar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação ou terceiros autorizados. 5. O termo “Brasil”, principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei Lei 9.279/96. 6. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais. (REsp n. 1.082.734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2009, DJe 28/9/2009.) Marca. Ausência de confusão ou dúvida. Expressão de uso comum, corriqueiro. Precedentes da Corte. Súmula nº 07 da Corte. 1. Considerando as instâncias ordinárias que a expressão “Ticket” é de uso comum, corriqueiro e, ainda, que não há possibilidade de confusão ou dúvida com outra marca mais antiga, merecem preservados os precedentes da Corte que afastam a exclusividade e a impossibilidade de convivência em tais casos. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 242.083/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2000, DJ 05/02/2001, p. 103.) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 13 de junho de 2017. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ – AREsp: 314803 RJ 2013/0064834-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/08/2017)”

Assim como no caso da marca “INSALATA”:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE MARCA EVOCATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese vertente, consoante a dicção do Tribunal a quo, o vocábulo insalata, em que pese o fato de não ser comum no vernáculo, é expressão corriqueira no idioma italiano, significando, simplesmente, “salada”. Dessa forma, não é possível a apropriação exclusiva da marca, máxime ante o caráter corrente e habitual que permeia a expressão nupercitada. 3. Ademais, consoante se observa na transcrição do acórdão proferido pela Corte de origem, a possibilidade de utilizar-se a expressão designativa da marca INSALATA ocorreu com fulcro no contexto fático-probatório acostado aos autos, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp: 1338834 SP 2012/0105616-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)”

Pelo demonstrado, verifica-se que há uma certa identidade no entendimento do Tribunal Norte Americano sobre o momento em que ocorre a diluição da marca, com os julgados por nosso Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que no momento, a marca GOOGLE não foi considerada de uso comum pelos Tribunais Americanos, mantendo seu poder distintivo e uso exclusivo, nos restando aguardar então o julgamento pela Suprema Corte.

 

Manchete: Disputa sobre genericídio da marca Google chega à Suprema Corte dos EUA

 

Fonte:  http://www.conjur.com.br/2017-ago-22/genericidio-marca-google-chega-suprema-corte-eua

ConJur – Caso de genericídio da marca Google chega à …

www.conjur.com.br

Consultor Jurídico – Notícias, 22/8/2017 – Caso de genericídio da marca Google chega à Suprema Corte dos EUA [Internacional, Propriedade Intelectual]

 

Autor: Fábio Cosentino.