Alterações no tratamento da marca de alto renome no Brasil

Informativo Dannemann Siemsen
01-03-2006

DIEGO PERANDINAdvogado

Em 06 de setembro de 2005, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) emitiu a Resolução nº 121/05, que regulamenta o artigo 125 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), referente à marca de alto renome, e revoga a Resolução nº 110, de 27 de janeiro de 2004.

A nova Resolução não trouxe grandes inovações frente à anterior. No entanto, dentre as alterações observadas, merecem destaque:

    • a) No artigo 2º, o INPI conceituou a marca de alto renome, enumerando alguns parâmetros a serem considerados quando da análise da matéria, tais como: (i) a tradição da marca; (ii) a boa imagem dos produtos e serviços por ela identificados; e (iii) a grande força atrativa que este sinal distintivo exerce sobre a totalidade do público, abrangendo, conseqüentemente, diferentes segmentos mercadológicos.

Vale destacar que a referida definição já havia sido mencionada pelo INPI, no Parecer INPI/PROC/DICONS nº 54/2002, como uma tentativa de conceituação da marca de alto renome, elaborada com fundamento na doutrina pátria e baseada na acepção da Association Internationale pour la Protecion de la Proprieté Intellectuelle (AIPPI) sobre o tema.

Apesar dessa tentativa de conceituação ter sido válida, uma vez que delimitou algumas características inerentes à marca de alto renome, a menção a tais fatores ainda não foi suficiente para suprimir a subjetividade que envolve a questão.

      1. b) Foi incluído um requisito para que possa ser invocada a proteção especial conferida pelo artigo 125, da LPI, em sede de oposição ou processo administrativo de nulidade, qual seja, o pressuposto de haver conflito entre as marcas de titularidade das partes envolvidas.

Tal requisito, sem sombra de dúvida, visa a evitar a apresentação de oposições e processos administrativos de nulidade infundados, submetidos apenas como tentativa de obter o pronunciamento do INPI a respeito do alto renome das marcas dos pleiteantes.

    1. c) A análise do alto renome de determinada marca passou a ocorrer quando do exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade apresentado, e não mais previamente à análise do mérito de tais incidentes, conforme previa a Resolução anterior.
    2. d) Foram corrigidas algumas imprecisões contidas na Resolução precedente, que deixara de mencionar em seus dispositivos a possibilidade de impugnação à proteção especial pleiteada pela parte interessada, também em sede de manifestação à oposição.
    3. e) Foi modificada a composição da Comissão Especial responsável pela análise do pedido de reconhecimento de alto renome de uma determinada marca. Antes, tal grupo era composto por 3 membros efetivos e 2 suplentes, devendo-se ressaltar que atualmente tal Comissão, além de ser presidida pela atual Diretora de Marcas do INPI, é formada por 3 membros efetivos e 3 suplentes, conforme dispõe a Portaria nº 314/2005, emitida por esse Instituto na mesma data da Resolução em apreço.
    4. f) O artigo 10, parágrafo 1º, complementou o disposto no artigo 14, parágrafo 1º, da Resolução anterior, estabelecendo que, após o pagamento de retribuição específica, durante o prazo de vigência da anotação do alto renome (5 anos), o titular da marca não terá que recolher qualquer outra taxa para a sua manutenção, salvo se o INPI solicitar a apresentação de novos documentos para esse fim.

Apesar das modificações observadas acima, esta nova Resolução, assim como a regulamentação anterior, não abordou a possibilidade de requerimento autônomo para o reconhecimento do alto renome de uma marca.

Com efeito, o requerimento do reconhecimento do alto renome de uma marca ao INPI continua sendo possível apenas mediante apresentação de oposição ou processo administrativo de nulidade.

Conclui-se, pois, que, mesmo tendo sofrido algumas alterações em sua forma e conteúdo, a regulamentação que trata a matéria em análise ainda não se coaduna com todas as necessidades dos titulares das marcas de alto renome para a perfeita aplica ção do artigo 125, da LPI.

* Em coautoria com Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco

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