A Lei da Propriedade Industrial não proíbe o uso de nomes de municípios, estados e países como parte integrante de marcas, isso porque tratam-se de nomes próprios, de uso comum. Tanto é verdade que podemos encontrar no banco de dados do INPI marcas como “Rio de Janeiro”, “Paris”, “Bahia”, “Polo Norte”, “Brasil”.
Em caso recente discutindo o tema, a Nestlé, titular da marca “São Lourenço” apresentou processo administrativo de nulidade contra a marca “São Lourenço da Serra”, de titularidade da empresa Radesco Mineração, por entender que as marcas seriam colidentes. Como resultado, o INPI anulou o registro da marca “São Lourenço da Serra”.
Inconformada, a Radesco Mineração ingressou com ação e obteve decisão favorável. Por unanimidade de votos, a 1ª turma do TRF da 3ª região, decidiu por dar provimento à apelação da autora, determinando que o INPI procedesse ao registro da marca “São Lourenço da Serra”, constando em apostila a ausência de exclusividade do elemento nominativo, senão vejamos:
“Após o voto-vista do Des. Fed. Wilson Zauhy, a turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da autora, Radesco Mineração, e negar provimento ao recurso da ré, Nestlé Waters Brasil, para que o pedido seja julgado procedente e o INPI proceda ao registro da marca “São Lourenço da Serra” (processo nº 823194272), constando em apostila a ausência de exclusividade do elemento nominativo; bem como condenar as rés em honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor atualizado da causa e julgar improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa originária. Por maioria, decidiu condenar a reconvinte a indenizar a reconvinda pelos prejuízos advindos da antecipação de tutela (fl. 576), consoante previsto no art. 302 do CPC, indenização a ser calculada quando da liquidação do julgado, nos termos do voto do relator Des. Fed. Hélio Nogueira, acompanhado pelo Des. Fed. Valdeci Dos Santos, vencido o Des. Fed. Wilson Zauhy que deixava de condenar a reconvinte ao pagamento de indenização pelos prejuízos advindos da antecipação de tutela, ante a não execução da medida. suspenso nos termos do art. 942 do CPC”. (Processo nº 0005685-45.2013.4.03.6100 – 2145404 APCIV – SP, Relator Des. Fed. Hélio Nogueira, julgado em 18/06/2019).
Desta forma, confirma-se o entendimento que é possível a utilização de nomes de municípios como marca, contudo, não existe o direito de exclusividade neste caso.
Entendemos que esta liberdade foi aplicada num caso bastante peculiar, face à notoriedade da região de São Lourenço da Serra como polo de diversas empresas que envasam água mineral.
Ainda assim, na análise de um pedido de registro de marca que se refira a uma localidade, deve ser preservado o dispositivo que proíbe a falsa indicação de procedência do produto.
Ademais, o uso de tal marca pelo titular também não poderá caracterizar a prática de outros atos de concorrência desleal com a possibilidade de confusão do público consumidor.
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Advogada Autora do Comentário: Luciana Santos Fernandes
Manchete: Empresa pode ter marca registrada que reproduz nome de município
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